医药生物发明审查部制剂处     张伟波

摘  要：本文阐述了问题－解决方案法评价创造性中如何在不同情况下正确确定实际解决的技术问题，从而对申请技术方案的创造性作出正确评价。

 关键词：专利审查  创造性技术问题

 《审查指南》第二部分第四章3.2.1.1给出了判断要求保护的发明是否相对于现有技术显而易见的方法，即问题－解决方案法，步骤为（1）确定最接近的现有技术；（2）确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；（3）判断要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。[1]许多审查员在创造性审查中感觉运用问题-解决方案法非常吃力，尤其是第二步导出发明实际解决的技术问题更为棘手。为此，本文着重对问题-解决方案法中的技术方案进行了阐述，提出了在不同情况下正确导出实际解决的技术问题的方法，希望对大家深入理解问题-解决方案法有一定帮助，文中个人观点如有任何不妥之处希望大家指正。

一、创造性审查中发明实际解决的技术问题

发明实际解决的技术问题是指发明的技术方案真正可以解决的技术问题。一般申请人根据自己掌握的现有技术提出发明想要解决的技术问题，然后找到技术方案解决该技术问题实现的有益效果。在经过说明书充分公开的审查后，应当说，申请人在说明书中提出的技术方案已经能够实际解决申请人在说明书中提出的技术问题。

但是在创造性审查中发明实际解决的技术问题并不是上述申请人提出的发明想要解决的技术问题，它指的是根据本领域技术人员掌握的最接近现有技术而言发明的技术方案真正解决的技术问题，而不是说明书中申请人认为的最接近现有技术。

1.不需要重新确定实际解决的技术问题的情况如果审查员在针对技术问题和技术方案检索

中，发现最接近的现有技术与申请人在说明书中提到的一致，就不需要重新构建实际解决的技术问题。这又分为以下两种情况。

(1)在现有技术中存在说明书所提到的技术问题但没有任何解决方案

当申请人在说明书中提出的技术方案解决的技术问题在现有技术中存在并没有解决方案存在时，这时发明实际解决的技术问题就是申请人在说明书提出的技术问题，不需要重新构建技术问题。只要判断申请人是否容易得出申请所提出的技术方案即可。例如要求保护的发明是一种氦气检漏装置，其包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置；对泄漏氦气进行回收的回收装置；和用于检测具体漏点的氦质谱检漏仪，所述氦质谱检漏仪包括有一个真空吸枪[2]。申请人提出的技术方案客观地解决了不能找出泄露部位的技术问题。对比文件1的某一部分公开了一种全自动氦气检漏系统，该系统包括：检测真空箱是否有整体泄漏的整体泄漏检测装置和对泄漏的氦气进行回收的回收装置，也存在不能找出泄露部位的技术问题，并且没有解决方案。对比文件1的另一部分公开了一种具有真空吸枪的氦气漏点检测装置，其中指明该漏点检测装置可以是检测具体漏点的氦质谱检漏仪，此处记载的氦质谱检漏仪与要求保护的发明中的氦质谱检漏仪的作用相同。解决不能找出泄露部位的技术问题的技术方案在对比文件1中另一部分的教导下，本领域的技术人员能够容易地将对比文件1中的两种技术方案结合成发明的技术方案，所以发明不具有创造性。

（2）在现有技术中存在说明书所提到的技术问题并且存在的解决方案只是与发明技术方案部分相同

当申请人在说明书提出的技术方案、解决的技术问题，在现有技术中存在并且存在的解决方案只是与发明技术方案部分相同时，这时发明实际解决的技术问题就是申请人在说明书提出的技术问题，不需要重新构建技术问题。需要判断的是申请人在解决该技术问题时是否容易得出申请所提出不同于现有技术解决方案的另外一种解决方案，如果答案肯定，请求保护的技术方案对本领域技术人员就是显而易见的。例如专利申请的权利要求涉及一种改进的内燃机排气阀，该排气阀包括一个由耐热镍基合金A制成的主体，还包括一个阀头部分，其特征在于所述阀头部分涂敷了由镍基合金B制成的覆层，发明所要解决的是阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。最接近对比文件1公开了一种内燃机排气阀，所述的排气阀包括主体和阀头部分，主体由耐热镍基合金A制成，而阀头部分的覆层使用的是与主体所用合金不同的另一种合金。存在发明所要解决的阀头部分耐腐蚀、耐高温的技术问题。对比文件1给出了解决该问题的方案是为了适应高温和腐蚀性环境，所述的覆层可以选用具有耐高温和耐腐蚀特性的合金。对比文件2公开的有关镍基合金材料的技术内容。其中指出，镍基合金B对极其恶劣的腐蚀性环境和高温影响具有优异的耐受性，这种镍基合金B可用于发动机的排气阀。[3]申请人很容易得出申请所提出的技术方案而不是另外一种解决方案。

再例如某申请，其权利要求1为：“一种骨架式六芯光纤带光缆，包括有周向开设纤带槽的条形骨架（４），条形骨架的中部设置有中心加强件（５），在条形骨架外设有阻水带（７）并包绕复合铝带（６），最外层包覆外护套（８），其特征在于在条形骨架的周向开设有矩形的纤带槽，纤带槽中装有并列叠合的六芯光纤带（２）。”该骨架式六芯光纤带光缆解决的技术问题是防潮问题。审查员检索到的对比文件1为本案发明人早先发表的一篇论文，其内容与权利要求1非常相关。权利要求1和对比文件1所描述的光缆的剖面图分别如图1和图2所示。权利要求1与对比文件1的区别在于“在阻水带外包绕复合铝带（6）”对比文件1因没有在阻水带外包绕复合铝带（6）而存在骨架式六芯光纤带光缆的防潮问题。对于光缆的防潮问题，对比文件2公开了一种解决光缆防潮的方法，对比文件2公开一种多层束管式带状光缆，其防潮是通过阻水油膏实现，而阻水油膏没有固定的形状，需要从外将其固定，设置铝塑复合带的初衷是为了固定阻水油膏，而不是防潮。因此对比文件2是为了解决和本发明xx不同的技术问题而采用的技术手段。尽管铝塑复合带在固定阻水油膏的同时实质上也可能起到防潮的作用，但这种附带作用不是在对比文件2 中设立铝塑复合带的初衷，对比文件2也没有明示铝塑复合带同时具有防潮的作用，因此不能作为解决骨架式六芯光纤带光缆防潮问题的技术启示。审查员以与技术问题相关的关键词（防潮、防水）进行补充检索，得到另一篇对比文件3，其公开了一种海底光纤电缆，具有由铝层和热塑材料护层复合而成的铝塑复合带（相当于权利要求1的复合铝带），其在该对比文件中所起的作用明确记载为防潮。该对比文件3可以和对比文件1结合而否定权利要求1的创造性。[4]

2．需要重新确定发明实际解决的技术问题的情况

只有在最接近现有技术中因为使用了与发明部分相同的技术特征而解决了申请人在说明书中提到的技术问题，使得最接近现有技术中不存在说明书所提到的部分技术问题时，必须重新确定现有技术中是否还存在申请人提出的技术方案解决的其他技术问题。如果有，这些技术问题就是发明实际解决的技术问题。然后判断申请人在解决该技术问题时是否容易用区别特征改进最接近现有技术的技术方案得出申请所提出的技术方案。如果不以审查员确定的最接近的现有技术为基础重新导出实际解决的技术问题，而直接分析区别特征是否在现有技术中公开来判断创造性，实际上就是典型的事后诸葛亮式判断方法。[5]例如，03820668.4案，要求保护一种洁齿组合物，它含有1%-50%的滑石、1ppm-3000ppm 氟化物离子的氟化物盐，5%-50%的磨料抛光材料和30%-90%的一种或多种含水载体。该申请解决的技术问题是氟化物和滑石在一起时使得氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果。解决的方法是调节pH在8-10，优选8.5-9.5。对比文件1公开了一种防龋齿的洁齿组合物，其中含10%的高岭土、18％重量的改性滑石，提供氟离子的浓度为1000ppm的22％重量的氟化钠、27.03％重量的蒸馏水，以及增稠剂羟乙基纤维素、二氧化钛、调味剂、芳香剂、防腐剂、表面活性剂、缓冲剂等，并且该组合物的pH值可调节在4-9 (US4428928A，参见实施例7-9，说明书第9栏第22-36行)。权利要求1的技术方案与对比文件1相比，区别在于权利要求1的技术方案中还包含磨料抛光材料。该申请解决的技术问题是氟化物和滑石在一起时使得氟离子含量降低从而影响抗龋齿效果在对比文件1中没有提及但根本不存在，因为对比文件1 的组合物pH值是4-9，也就是说对比文件1实际上已经通过调节pH解决了这个问题。而说明书记载的发明所解决的其他技术问题中还有防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果差，因此将其作为发明实际解决的技术问题，即对比文件1防龋齿的洁齿组合物的牙齿抛光效果差。现有技术解决该技术问题的教导就是加入磨料抛光材料。在对比文件1的基础上解决牙齿抛光效果差的技术问题，本领域技术人员所采取的技术手段就是向其中加入磨料抛光材料，从而得到了权利要求1的技术方案。

二、影响发明创造性审查中实际技术问题的因素

1.最接近现有技术是确定实际解决技术问题的基础因素

在《审查指南》中指出了导出发明实际解决的技术问题的要求。首先，客观技术问题受到最接近的现有技术的限制。最接近的现有技术不同，区别技术特征就不同，导出的客观技术问题也就不同。最接近的现有技术的“最接近”的标准非常关键。是技术特征最接近，还是技术问题最接近？应当是后者。显然在创造性审查中确定最接近现有技术首先要考虑申请人在说明书中描述的技术方案解决的技术问题；即使评价缺乏创造性的缺陷基于的出发点的选择是自由的，但是选择最相关现有技术应当有坚持的确定标准。其标准是在专利中所述的技术问题。[6]

2.区别技术特征是确定实际解决技术问题的决定因素

因为要“根据该区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题”，这样“分析要求保护的发明与最接近的现有技术相比有哪些区别特征”，变得非常重要。从表面上看，由区别特征所能达到的技术效果确定发明实际解决的技术问题与《审查指南》第二部分第四章6.4要求的“创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价，即评价技术方案是否具备创造性，而不是评价某一技术特征是否具备创造性”[7]似乎有些矛盾，因为只考虑区别特征所能达到的技术效果来确定技术问题，就缺乏了对技术方案的整体考虑，因为技术方案的技术效果与区别特征的技术效果是xx不同的。但实际上，问题的关键在于如何看待“区别特征”。例如，一项组合物发明，由A、B、C和D组成。现有技术为一种组合物，组成为B、C和D。可以看出二者的区别不只是发明多了一个组分A，还包括组分A与B、C和D的组合特征。如果把区别特征只看作A，那么A 所具有的功能xx不同与A与B、C和D的组合的功能。所以，如果把区别特征全部找出，也就是A以及A与B、C和D的组合两个技术特征而不只是A一个技术特征，也就与《审查指南》第二部分第四章6.4所要求的“创造性的判断，应当针对权利要求限定的技术方案整体进行评价”[8]不矛盾。

3. 对发明实际解决技术问题的限制性要求

“发明实际解决的技术问题，是指为获得更好的技术效果而需对最接近的现有技术进行改进的技术任务”。[9]“重新确定的技术问题可能要依据每项发明的具体情况而定。作为一个原则，发明的任何技术效果都可以作为重新确定技术问题的基础，只要本领域的技术人员从该申请说明书中所记载的内容能够得知该技术效果即可”。[10]

但是，如果重新确定的技术问题从说明书技术效果中选取的，该技术方案是否可以达到技术效果在说明书中没有证实，这种情况是否可以作为技术问题？如果可以，将会出现在说明书充分公开的审查中申请人完成了主观的技术问题，在创造性审查中，申请人将通过提交技术资料证实而通过创造性的审查。显然，这是不公平的。所以，在导出技术问题中，在说明书中没有证实的技术效果尽管记载在说明书中，也不能作为客观技术问题。这一点在欧洲专利局的Case Law中也有同样的描述，“在确定基本问题及因此在评价创造性时，没有被充分证据支持的优点不应该被考虑进来”。[11]

另外，技术问题不该含有对解决方案的指向或部分预见的方案，因为在描述技术问题中包含发明所提供的部分方案，必然会导致在以该问价现有技术状态时考虑创造性的事后评价。[12]

三、确定实际解决技术问题是寻找技术启示的前提

在判断是否显而易见时，需要寻找技术启示。何为“技术启示”？笔者认为技术启示是指在解决实际技术问题的方案中，是否有使用区别技术特征的解决方案，如果答案肯定，就是具有技术启示。所以在判断是否存在技术启示必须以确定实际解决的技术问题为前提，脱离实际解决的技术问题考虑技术启示，或直接检索区别特征在现有技术中是否存在，因此就认为存在技术启示是xx错误的，上述03820668.4案已经证明了这一观点。复审案例也再一次证实“在分析现有技术是否存在某种技术启示时，应当客观分析，当现有技术中未提到也未曾建议发明所要解决的技术问题时，不能将发明所要解决的技术问题引入到现有技术中进而解释现有技术给出的启示”。

四、结  论

总之，在用问题-解决方案法评价创造性中正确确定发明实际解决的技术问题是非常重要的环节，它直接影响着创造性审查的结果。所以只有正确确定发明实际解决的技术问题，才能客观公开地评价发明的创造性。