中华人民共和国上海市第二中级人民法院民事判决书

（2003）沪二中民五（知）初字第192号

原告杭州上岛咖啡食品有限公司，住所地：浙江省杭州市江干区艮山东路128号。

法定代表人金梅央，总经理。

原告陈文敏，男，1949年9月30日出生，住台湾省嘉义市。

上述两原告共同委托代理人马一德，北京市中兆律师事务所律师。

被告上海上岛咖啡食品有限公司，住所地：上海市嘉定区复华高薪技术园区申裕路。

法定代表人游昌胜，董事长。

委托代理人杨勇，上海市嘉华律师事务所律师。

委托代理人周红霞，北京市大禹律师事务所墒Α？

原告杭州上岛咖啡食品有限公司、原告陈文敏诉被告上海上岛咖啡食品有限公司著作权纠纷一案，本院于2003年9月19日受理后，依法组成合议庭，于2003 年 12月4日进行了公开开庭审理，原告陈文敏、原告杭州上岛咖啡食品有限公司（以下简称杭州上岛公司）和原告陈文敏共同委托的代理人马一德，被告上海上岛咖啡食品有限公司 （以下简称上海上岛公司）委托代理人杨勇、周红霞到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

两原告诉称：原告陈文敏于1985年在台湾省创作了“上岛图案”美术作品。为了进一步实现其商业价值，陈文敏于1986年11月25日向台湾省 “智慧财产局”申请商标注册，该局于1987年8月 1日予以注册公告，核定为注册商标。自该日起，“上岛图案”美术作品因其公示进入公知领域， 陈文敏依法享有著作权。

2003年3月19日，杭州上岛公司为了巩固经营成果，与陈文敏签订了“关于‘上岛图案’美术作品著作权的使用许可协议书”，陈文敏将“上岛图案”美术作品中的财产权授予杭州上岛公司使用，因而两原告是“上岛图案”美术作品的合法著作权人。两原告认为，上海上岛公司未经两原告同意，擅自使用“上岛图案”美术作品，并将其作为注册商标（30类商品商标及42类服务商标）用于经营性活动，侵犯了原告的著作权。请求判令上海上岛公司立即停止侵害著作权的行为，赔偿杭州上岛公司经济损失人民币 10，000元，并向两原告赔礼道歉。

两原告提供了如下证据材料：

1、“上岛文字及图形”商标档案及商标注册证；

2、关于“上岛图案”美术作品著作权的许可协议书；

3、“上岛及图”商标在台湾省“智慧财产局”注册的档案材料及台湾省“台北地方法院”的公证书；

证据1－3证明陈文敏是“上岛图案”美术作品著作权人，杭州上岛公司拥有对“上岛图案”美术作品专有使用权。

4、上海上岛公司使用“上岛图案”的宣传册两种；

5、《企业研究》杂志上附载有“上岛图案”的文章；

6、原告方拍摄的照片两张；

7、上海上岛公司的“上岛咖啡”包装袋。

证据4－7证明上海上岛公司实施了侵犯两原告著作权的行为。

上海上岛公司辩称：1、上海上岛公司系从海南上岛农业开发公司（以下简称海南上农公司）依法受让取得“上岛文字及图形”注册商标，因此，上海上岛公司持有 “上岛文字及图形”注册商标合法有效，应予保护；2、“上岛文字及图形”作为注册商标，系陈文敏明确、真实的意思表示，相应商标的注册取得亦合法有效。 1997年6月5日，陈文敏与海南唐城房地产开发公司曾签订一份合作协议书，共同投资成立“海口上岛咖啡店”，陈文敏并受聘担任总经理。为建立企业标识，陈文敏拿出三个图形供选择。最终各股东共同选定现有商标图形作为企业标识，并一致同意先以天津广泰国际工贸公司（以下简称天津广泰公司）名义申请注册商标，待海南上农公司成立后再转回。此后天津广泰公司按照约定注册了第30类“上岛文字及图形”商标，并于1999年5月28日将该商标转至海南上农公司名下。陈文敏还是海南上农公司的股东并担任总经理。3、陈文敏同意将“上岛文字及图形”注册为商标，并先后同意由海南上农公司及上海上岛公司行使商标所有人权益，双方形成专有许可关系。商标持有人依法拥有了对该文字及图形商标的专有使用权，具有xx排除他人以相同方式使用的权利。2003年初，两原告私设工厂，仿冒“上岛文字及图形”注册商标进行生产。在工商部门对其仿冒商品进行查扣后，陈文敏向上海上岛公司出具声明书，承认侵权事实，并表示愿意以30万元人民币作为赔偿，保证以后不再侵犯上海上岛公司有关商标权益。这证明陈文敏对上海上岛公司“上岛文字及图形”注册商标专用权的认可，更证明其具有侵权事实。2003年7月31日，杭州市工商行政管理局对杭州上岛公司作出行政处罚，责令其停止侵权行为，没收侵权物品，并处以罚款10万元。4、陈文敏赋予上海上岛公司对该文字及图形标识作为注册商标的专有使用权后，上海上岛公司即具有了xx排他使用权，陈文敏自己无权使用，更无权再授权他人使用。因此，两原告签订的许可协议书无效，杭州上岛公司不具有诉讼主体资格。5、自1998年商标注册之日起至今已5年多，陈文敏从未提出任何异议，已超过诉讼时效。

综上所述，上海上岛公司所持“上岛文字及图形”注册商标合法有效，应受法律严格保护，请求依法驳回原告诉讼请求。

上海上岛公司提供了如下证据材料：

1、陈文敏与海南唐城房地产开发有限公司签订的关于成立“海口上岛咖啡店”的合作协议书；

2、证人魏胜森、吴文昌的书面证言及相应的公证书；

3、陈文敏与吴文昌所签订的合伙契约书；

4、证人魏文波的书面证言；

5、陈文敏与吴文昌、江裕昌签订的让渡契约书和陈文敏与江裕昌签订的让渡书；

6、陈文敏向国家工商行政管理局商标评审委员会提交的补充意见；

7、2000年7月29日海南上农公司有关签署“上岛”商标转让协议的会议记录及“上岛咖啡注册商标转移协议”；

8、“上岛文字及图形”商标档案材料一组；

9、海南上农公司工商登记材料一组；

证据1－9证明陈文敏为海口上岛咖啡店和海南上农公司的股东和总经理；陈文敏同意将“上岛图案”进行商标注册及转让，并参与了商标注册和转让的全过程。

10、杭州市工商行政管理局的杭工商商广处字（2003）161号处罚决定书；

11、陈文敏致上海上岛公司的声明书；

12、关于陈文敏以商标持有人身份许可季红波（富阳市富春街道上岛咖啡厅）使用“上岛文字及图形”商标（42类）的证据材料一组；

13、季红波（富阳市富春街道上岛咖啡厅）对陈文敏的举报信。

证据10－13证明杭州上岛公司、陈文敏共同实施了侵犯上海上岛公司“上岛文字及图形”商标（30类、42类）专用权的行为，受到工商行政管理机关的行政处罚；陈文敏曾保证不再侵犯“上岛文字及图形”商标权益（30类）。

针对上海上岛公司的答辩，两原告反驳称：陈文敏在协议创办“海口上岛咖啡店”时虽曾同意该店成立后可在店招、菜单、餐具上使用“上岛图案”，但从未同意将该图案进行商标注册，直到海南上农公司准备将系争商标转让给上海上岛公司时，才了解到该图案已被注册为商标；海口上岛咖啡店与海南上农公司为各自独立的经营主体，在同一楼宇的不同楼层经营。陈文敏曾担任海南上农公司总经理，但非股东，故在2000年7月29日会议记录及有关商标转移协议上所作的签字，并非是以股东身份，该签字行为也不应视为对相关商标注册及转让的许可；在杭州市工商行政管理局进行查处后，陈文敏确曾向上海上岛公司出具过声明书，承认侵权，但系自己对作品权利状态和对法律规定的错误理解所致；杭州上岛公司不服该行政处罚决定，已申请复议，但复议决定尚未作出。

两原告补充提供了如下证据：

1、海南上农公司、上海上岛公司的工商登记材料一组；

2、海南上农公司董事长游昌胜在杭州市工商行政管理局谈话的记录；

证据1、2证明陈文敏不是海南上农公司及上海上岛公司的股东。

3、季红波（富阳市富春街道上岛咖啡厅）的情况说明。证明该举报信系根据上海上岛公司的要求所写；

4、国家工商行政管理局商标评审委员会对两原告商标评审申请的受理通知。说明两原告就“上岛文字及图形”（30类和42类）注册商标分别提出商标评审申请，该会已予受理。

上海上岛公司进一步答辩称：陈文敏系海南上农公司的隐名股东，否则陈文敏没有资格参加2000年7月29日的董事会会议；季红波开办的富阳市富春街道上岛咖啡厅仍为杭州上岛公司的加盟店，故季红波与杭州上岛公司有利害关系，有关“情况说明”缺乏证明力。

本院经审理查明：1986年11月25日，陈文敏向台湾省“智慧财产局”申请注册“上岛及图”商标，该局审定后于1987年8月1日予以注册公告。

1997 年7月10日，天津广泰公司就上述相同的文字及图形组合向国家工商行政管理局商标局申请 “上岛文字及图形”商标注册，并于1998年9月14日得到核准，核定使用商品范围为第30类，即咖啡、咖啡饮料、如奶咖啡饮料、可可产品、茶、糖。经商标局核准，天津广泰公司于1999年5月28日将该“上岛文字及图形”商标转让给海南上农公司。1998年11月12日，海南上农公司以前述相同的文字和图形组合申请注册“上岛文字及图形”服务商标，并于2000年4月14日得到核准，核定服务项目为第42类，即提供食宿旅馆、咖啡馆、餐厅、自助餐馆、快餐馆、鸡尾酒会服务、假日野营服务（住所）、汽车旅馆。

另查明，海南上农公司系台商游昌胜（即上海上岛公司法定代表人）与内地公司合资，于 1998年3月26日成立的有限责任公司，注册地址为海南省海口市龙昆南路 12号八楼。自成立时起至2000年4月，陈文敏担任该公司的总经理职务。海口上岛咖啡店系个体工商户，由郑仕枝个人经营，经营场所地址为海南省海口市龙昆南路12号。

2000年7月29日，海南上农公司召开董事会，议题包括“签署上岛咖啡商标注册转让协议”，游昌胜、陈文敏等会议参加人员在会议记录上签字。同日订立的“上岛咖啡注册商标转移协议”载明：“原上岛农业开发有限公司登记注册的商标，在上海公司（由原受益股东）注册完毕之后，无条件的转移，至新的公司。”游昌胜在转移人签名一栏签字；游昌胜、陈文敏等在受益人一栏签字。

2001年8月11日上海上岛公司成立，该公司系游昌胜等台商与内地企业合资开办。

经商标局核准，2002年5月30日及2002年7月14日，海南上农公司分别将“上岛文字及图形”商品商标（30类）和服务商标（42类）转让给上海上岛公司。

又查明：2003年2月18日，杭州市工商行政管理局对杭州上岛公司采取查扣行动，并于同年7月31日以杭工商商广处字（2003）161号处罚决定书对该公司作出行政处罚：责令其立即停止侵权行为；没收相应的暂扣物品；罚款10万元。在上述工商查扣行动后，陈文敏于同月23日向上海上岛公司发出一份“声明书”，称：“本人愿补交 2001年－2002年加盟金，上缴总公司金额一次性以人民币三十万元补足。并保证不再侵犯总公司30类产品权益。”

2003 年3月19日，陈文敏与杭州上岛公司签订一份许可协议，根据协议，陈文敏许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品。陈文敏保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利；杭州上岛公司保证不将协议项下权利转授予任何第三方。杭州上岛公司支付陈文敏许可使用费人民币7，000元。协议自签字之日起生效。

2003年4月22日及2003年11月6日，国家工商行政管理局商标评审委员会分别受理了陈文敏和杭州上岛公司就“上岛文字及图形”商品商标和服务商标提交的商标评审申请。

本院认为：本案系著作权与注册商标专用权的权利冲突引致的纠纷。对两原告关于陈文敏拥有“上岛图案”美术作品的著作权的主张，上海上岛公司未提出异议，因此，结合两原告提供的相关证据，可认定陈文敏拥有对“上岛图案”美术作品的著作权。对于两原告诉称上海上岛公司在经营活动中使用“上岛图案”美术作品，特别是将其作为注册商标使用的事实，上海上岛公司予以承认，故对此节事实，依法予以确认。本案争议焦点在于，上海上岛公司对“上岛图案”及上述注册商标的使用行为，是否属侵犯两原告著作权的行为。

上海上岛公司并非“上岛图案”的著作权人，其持有的两“上岛文字及图形”注册商标以陈文敏享有著作权的“上岛图案”美术作品为组合要素之一。但上海上岛公司并非是两个注册商标的原始注册人。“上岛文字及图形”商品商标最初由天津广泰公司注册，“上岛文字及图形”服务商标最初由海南上农公司注册。上海上岛公司系通过受让，取得两个注册商标的专用权。商标法规定，国家工商行政管理局商标局主管商标注册的审查和核准，商标经商标局核准注册后，商标注册人享有商标专用权，受法律保护。对于天津广泰公司、海南上农公司分别提出的 “上岛文字及图形”商品商标和服务商标注册申请，商标局经核准予以注册，因此，两商标为合法有效的注册商标。此后，上海上岛公司通过合法转让取得两 “上岛文字及图形”注册商标，依法享有商标专用权。如两原告对已经注册的两“上岛文字及图形”商标存有争议，可根据商标法的规定，请求商标评审委员会裁定撤销。事实上两原告已就两“上岛文字及图形”注册商标分别向商标评审委员会申请裁定撤销，并获受理，但尚无最终处理结果。根据商标法，在未出现关于撤销两注册商标或其中之一的最终处理结果的情况下，上海上岛公司在经营活动中使用两个注册商标仍系合法使用行为。据此，上海上岛公司对作为“上岛文字及图形”注册商标组合要素的“上岛图案”的使用，亦属合法使用行为。

此外，两原告所谓“上岛图案”美术作品被注册为商标以及转让，未经著作权人陈文敏许可的说法，未得到相应证据支持。2000年7月29日，海南上农公司召开董事会，作为公司总经理的陈文敏参加了会议。从会议记录来看，陈文敏了解会议关于转让商标的决议，未提出异议；同日签署的“上岛咖啡注册商标转移协议”，明确将“上岛文字及图形”商标转让给即将成立的上海上岛公司，陈文敏也在协议的受益人一栏中签字；在工商行政管理机关对杭州上岛公司采取查扣行动后，陈文敏在致上海上岛公司的“声明书”中作了关于不再侵犯“30类产品权益”的保证；陈文敏还以商标注册人的名义与季红波签订所谓商标使用许可合同，许可季红波使用“上岛文字及图形”服务商标。对反映上述事实的相关证据的真实性，陈文敏均未提出异议。因此，综观上述事实，可以认为陈文敏xx了解 “上岛图案”美术作品已用于30类商品商标注册和42类服务商标注册，也同意将相xx册商标转让给上海上岛公司。虽然工商注册材料未显示陈文敏系海南上农公司的股东，但陈文敏作为该公司的总经理，对自己在任期间公司所发生的、与自己有重大利害关系的有关商标注册、转让的重大事项，推托不知，不合常理，故对其相应陈述不能予以采信。原告方所谓存在法律认识错误的辩解，缺乏事实基础，亦不予采信。

综上所述，两“上岛文字及图形”商标均经商标局核准注册，上海上岛公司系通过合法转让程序取得，为两注册商标的合法持有人。根据现有证据，不足以认定上海上岛公司在经营活动中使用两注册商标以及“上岛图案”美术作品的行为，侵犯了陈文敏的著作权及杭州上岛公司的使用权利。

另需说明的是，{zg}人民法院《关于全国部分法院知识产权审判工作座谈会纪要》规定，涉及权利冲突的知识产权纠纷案件，一般应当由当事人按照知识产权的撤销或者无效程序，请求有关授权部门先解决权利冲突问题后，再处理知识产权的侵权纠纷。如自当事人请求之日起3个月内有关授权部门未作出处理结果且又无正当理由的，人民法院应当依法作出处理。鉴于商标评审委员会受理两原告的商标评审申请已超过3个月仍未作出处理结果，根据上述司法解释，本院决定对本案先行作出处理。即便本院判决生效后，如两“上岛文字及图形”注册商标或其中之一经法定程序最终被撤销，导致上海上岛公司丧失相应的商标专用权，两原告可依照相关的法律规定，另行主张权利。

依照《中华人民共和国商标法》第三十九条、第四十一条之规定，判决如下：

原告杭州上岛咖啡食品有限公司、原告陈文敏的诉讼请求，不予支持。

本案案件受理费人民币410元，由原告杭州上岛咖啡食品有限公司、原告陈文敏共同负担。

如不服本判决，原告陈文敏可在判决书送达之日起三十日内，原告杭州上岛咖啡食品有限公司、被告上海上岛咖啡食品有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

　　                                                                                          审 判 长 李国泉

　　                                                                                          代理审判员 王辰阳

　　                                                                                          代理审判员 陆 萍

　　                                                                                      二○○四年二月二十四日

　　                                                                                           书 记 员 申静芬

　　                                                                                           书 记 员 黄 莹