关键词：创造性判断  选择发明 聚酰胺树脂组合物

       创造性的判断一直都是一个最有争议的问题。虽然专利法、细则和审查指南都有关于创造性判断的大量描述，但是具体到实务工作时，有时还是比较难以揣摩。最近写了几个有关选择发明的案子，但是对自己所写的专利申请文件有关创造性的问题信心不足。很想搞清楚在官方思维中所谓的选择发明创造性的审查是怎样的？几经检索，发现一个审查员写到的有关选择发明创造性的真实的案例，阅读之后豁然感到踏实了许多，也有了几点心得体会。

       将这个案例附上，希望急人之所急！共勉！

选择发明的创造性判断

2003年12月25日，国家知识产权局专利复审委员会作出的第4040号复审请求审查决定涉及一项名称为“聚酰胺树脂组合物”的第96110530.5号发明专利申请。该申请的申请日为1996年7月12日。

　　被驳回的权利要求1如下：“1.一种聚酰胺树脂组合物，它含有：（Ⅰ）100份（重量）聚酰胺树脂（A），和（Ⅱ）5至200份（重量）接枝改性的乙烯/α-烯烃无规共聚物（B），它是通过用不饱和羧酸或其衍生物接枝改性乙烯和含有6至8个碳原子的α-烯烃的乙烯/α-烯烃无规共聚物得到的，接枝量为0.01％到10％（重量），其中接枝改性的乙烯/α-烯烃无规共聚物（B）是乙烯/α-烯烃无规共聚物的接枝产物，具有下列性能：（a） 含有6至8个碳原子的α-烯烃的含量为6％到25％（摩尔）；（b） 在135℃的萘烷中测得的特性粘度（η）为0.5d1/g至5.0dl/g。”

　　经实质审查，国家知识产权局专利局驳回了该申请。其理由包括：权利要求1的全部技术特征已在对比文件1（JP59091148A，其公开日在本专利申请日前）中公开，因此不具有新颖性。

　　申请人向专利复审委员会提出复审请求，并同时提交新的权利要求书，其中修改后的权利要求1将要求保护的聚酰胺树脂组合物的组分B作了进一步限定，即所述的乙烯/α-烯烃无规共聚物的接枝产物还须具有如下性能：（1）在135℃的萘烷中测得的特性粘度（η）为1.5dl/g至3.0dl/g；（2）用GPC测得的分子量分布Mw/Mn不超过3.0。

　　经审查，合议组认为上述两个技术特征构成了权利要求1所保护技术方案相对于对比文件1所公开技术内容的区别技术特征，故权利要求1具有新颖性。但是对于权利要求1的创造性，合议组在复审通知书中指出：对比文件1公开了一种聚酰胺树脂组合物，这种组合物和权利要求1所保护的组合物相比，其区别仅在于：（1）它的组分之一——乙烯/α-烯烃无规共聚物的接枝产物在135℃的萘烷中测得的特性粘度不同；（2）用GPC测得的分子量分布Mw/Mn不同。但对比文件1在技术方案部分指出特性粘度范围是0.5到4dl/g，分子量分布可以是1到10，因此对比文件1给出了如下启示：所述组合物的共聚物组分的特性粘度和分子量分布可以在一定范围内变化，并能够影响组合物的性能。因此，所属领域技术人员会通过选择具有不同的特性粘度和分子量分布的共聚物组分以获得不同性能的组合物。除非请求人能够证明这种选择带来了意想不到的效果，否则不能认为这对所属领域技术人员是非显而易见的。请求人在复审请求书中指出使用分子量分布不超过3.0并且特性粘度为1.5到3.0dl/g的共聚物可使制得的本发明试样具有更好的弯曲模量和冲击强度，但这种主张缺乏证据支持。无论是在申请文件中还是在意见陈述或复审请求书中，请求人都未举出支持其主张的例证，即，在修改后的权利要求1范围内的实施例和仅改变该实施例的聚合物组分的特性粘度和分子量分布两项指标而获得的对比例。基于上述理由，合议组在复审通知书中认定本申请权利要求1不具有创造性。

　　针对以上复审通知书，请求人提交了意见陈述书及修改后的权利要求书，其中对组分B进一步限定：Mw/Mn不超过3并且B值为1.0到1.4的未改性的乙烯/1-己烯共聚物，请求人认为虽然对比文件1提到分子量分布Mw/Mn可以是1到10，但它未提到Mw/Mn不超过3并且B值为1.0到1.4这两个综合性能，而这种选择为本发明组合物带来了优良的冲击强度和挠性模量，因此本发明具有创造性。为此，请求人在意见陈述书中提供了一组实施例和比较例以资证明。

　　针对请求人的意见，合议组认为，权利要求1的技术方案实际上是在对比文件1公开的技术方案基础上选择具体的特性粘度、分子量分布和B值，而本申请说明书中没有记载有相应的实施例或其他内容用以证明在对比文件1公开技术方案的基础上选择相应的上述参数范围可以获得请求人所称的效果，即本发明试样具有更好的弯曲模量和冲击强度。请求人在答复复审通知书的意见陈述中，给出了一组对比例作为证据用以证明改变上述特征可以获得所述的技术效果，合议组注意到虽然实施例和比较例的上述特征参数取值范围不同，但是并不能排除它们还受到了玻璃化温度和结晶度两个参数的影响，并且这两个参数的取值也不相同，而这两个参数在权利要求1中并未限制，因此合议组认为下述结论是不能得到支持的，即在对比文件1公开的技术方案的基础上仅改变本申请权利要求1中所限定的技术特征可以获得请求人所称的效果，即本发明试样具有更好的弯曲模量和冲击强度。故请求人关于权利要求1要求保护的技术方案具有创造性的主张不能得到支持。

 　　案例评析

 　　选择发明，是指从现有技术中公开的较大的范围中，有目的地选出现有技术中未提到的小范围的发明。选择发明的创造性判断主要依据发明的技术效果。如果选择发明的技术解决方案能够取得预料不到的技术效果，则具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性，反之，则无创造性。

　　在判断发明所取得的技术效果对于本领域技术人员来讲是否是预料不到时，除了与现有技术的状况进行比较之外，还应当注意判断通过发明所进行的选择是否能取到所述效果，也就是说所选择要素与所述效果之间是否具有因果关系。

　　在本案中，现有技术公开了几个控制参数和较大的参数范围，本申请实质上是在现有技术公开的较大范围中，有目的地选出现有技术中未提到的小范围，因此是典型的选择发明，其创造性主要取决于该发明的技术解决方案能否取得预料不到的技术效果。请求人强调本申请通过选择不同的特征粘度、不同分子量分布及B值能够获得更好的弯曲模量和冲击强度，但从请求人提供的证据来看，不能确定其上述主张成立。也就是说，请求人未能证明在对比文件1公开的技术内容的基础上通过选择不同特征粘度、不同分子量分布及B值从而就能获得所述有益效果。虽然，请求人提供了由一系列参数构成的一组对比数据用以证明选择可以得到所述效果，但是合议组注意到除了所述的几个选择参数之外，这些数据还包括了权利要求未含的参数，而请求人未对这些参数本身作出任何解释，因此不能排除所述通过选择而得到的效果除了特征粘度、不同分子量分布及B值的影响之外还有其他的影响因素。也就是说，被选择要素与效果之间是否确实存在着因果关系没有得到确认。

   此外，权利要求1是以不同的参数的数值范围来限定的，而请求人在答复复审通知书的意见陈述中仅给出了上述数值范围中的一个实施例来说明其有益的效果，因此，即使不考虑其他参数的影响，请求人的举证也不能支持其权利要求1所概括的数值范围中除对比例以外的情形同样能获得类似的有益效果。

来源：（知识产权报　徐洁玲）