再谈专利无效案中创造性的判断标准
2010-05-05 09:28:56 阅读13 评论0 字号：大中小
南京知识律师事务所 张苏沛律师
[案情简介]
专利无效请求案涉及名称为“计算机硬盘读写控制装置”的发明专利，专利号为94111461.9。其授权公告的权利要求书：“1、一种与用于控制软硬盘读写的软硬盘适配器单元一起使用的计算机硬盘读写控制装置，包括：
用于设置硬盘受保护区域的首、尾磁道号的装置；
用于存储硬盘读写操作的磁道号的装置；
合法性判断装置，用于将所述存储读写操作磁道号的装置中存储的磁道号与由所述设置装置设置的受保护区域的首、尾磁道号比较，确定该读写操作磁道号是否落入受保护区域内从而判定该读写操作是否合法；
非法操作禁止装置，用于根据所述判断装置判定的结果，合法时允许该读写操作进行，非法时禁止其进行。”（权利要求2-10略）
无效请求人提供了如下附件作为证据：
附件1：WO 93/09495，国际公开日是1993年5月13日（该专利涉及单独对选定的每个硬盘扇区进行的写保护设备）；
附件2：US 5144660，公开日是1992年9月1日（该专利描述了一种计算机安全方法，该方法涉及一种处于硬盘控制器与硬盘物理驱动器之间的逻辑电路装置）；
附件3：EP 0560277，公开日是1993年9月15日（该专利公开了一种通过控制硬盘读写来保护计算机硬盘内数据不被病毒或误操作等破坏的装置，该装置由于采用了一个读写权利表，使得控制硬盘读写可以到扇区）；
附件4：US 3264615，公开日是1966年8月2日（该专利讨论是内存的分区写保护，并特别强调不需要读保护）。
专利复审委员会关于涉案专利创造性决定的理由大致为：“...因此，权利要求1与对比文件1中的技术方案的区别在于：权利要求1是设置“首、尾磁道号”（即保护一个从某一磁道到另一磁道的连续区域），且权利要求1的方案是针对读写两类保护的；而对比文件1的技术方案没有明确设置“首尾磁道号”，也没有描述针对磁盘的“读”的保护。...美国专利5144660给出了针对磁盘进行读保护的启示，并且给出了保护盘的整个柱面而不是一特定扇区的启示。...对比文件4公开了通过将存储器的上界、下界地址与要存取的地址进行比较来判断是否允许对保护区进行存取的方案...因此，从上面的评论可以看出，在对比文件1的基础上，结合对比文件4以及对比文件1中的背景技术部分所给出的技术启示以及本领域的公知常识，本领域技术人员能够容易地得到本专利权利要求1的技术方案，权利要求1不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。” （权利要求2-10略）
[评论]
一、“创造性”的判断标准
创造性，是衡量一项发明创造是否可以获得专利制度保护的标准之一，专利法第22条第3款规定“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”即，所谓发明的“创造性”，必须同时满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”这两个条件。
“突出的实质性特点和显著的进步”的判断标准是什么？对此，国际上许多国家或专利组织对创造性采用的是“非显而易见性”标准。例如，欧洲专利公约规定，如果一项发明与现有技术比较，对所属领域的技术人员来说是非显而易见的，则该发明具有创造性。另外，专利合作条约（PCT）对此采用了同样的标准。日本专利法对创造性标准在表述上采用了另一种排除方式。根据日本专利法第29条之2，一项发明，在专利申请提出之前由所属领域的技术人员容易作出的，则不具备创造性，该标准实际上也是“非显而易见性”的标准。美国的发明判断标准也是基本相同的，即：该发明对现有技术的“一般技术人员”而言具有“非显而易见性”，而不是对“专家”的“非显而易见性”。就目前情况而言，由于我国技术水准总体上尚较落后，因此在创造性标准上不应高于其他国家的创造性标准。
分析我国专利法对创造性的判断人员的法律设计，可以得出以下三点：
首先，将创造性的判断人员界定为发明所涉及的专业中“具有一般技艺的人员”，是针对我国的国情，为了鼓励发明创造，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要。
其次，实践中，我国也一直依照这一原则进行专利的审批或审核，至少国家知识产权局专利局没有提升可专利性标准。
{zh1}，根据审查指南，这个普通技术人员所应满足的条件是：1.知晓申请日前发明所属技术领域所有的普通技术知识；2.能够获知该领域中所有的现有技术；3.具有应用该日期之前常规实验的手段和能力；4.最关键的是他不具有创造能力。设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。
在评价发明是否具有创造性时，审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身，而且还要考虑发明要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。
二、本专利无效案中创造性判断的评价
复审委对本案专利创造性的判断至少有三处值得商榷：
1、把本专利权利要求书的技术方案抽象化，不逐一比较技术特征，而仅仅进行泛泛而谈
本案专利的权利要求1有五个技术特征，任一技术特征皆未被对比文件披露。从技术手段、技术目的、技术效果来看，本专利权利要求1的技术方案与对比文件1的技术方案是两个xx不同的技术方案。
2、用对比文件中加以否定的技术方案再来作为该对比文件的技术启示，这xx违背了《审查指南》关于技术启示的本质含义，可以称得上“荒谬”
在此，有必要补充一下相关的细节：①对比文件2是对比文件1的背景技术，也就是说，对比文件1的说明书中明确否定了对比文件2的技术方案，而复审委却认为这种否定是一种技术启示；②无效请求人的附件3是涉案专利的背景技术，涉案专利说明书中明确描述是针对欧洲专利申请93103745.1（即附件3的同族专利）中公开的一种控制硬盘读写到扇区的技术上的不足，所作出的本发明创造；③该案现处北京市高级人民法院二审中。
《审查指南》关于“技术启示”的规定，“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明”。
对比文件4的一个被否定的技术方案，它如何再给对比文件1以技术启示，如果真的有所谓的“启示”存在，正好说明本专利是克服了偏见的发明。
3、另外一处令人费解的问题是，复审委脱离涉案专利的背景技术和发明目的，对两种技术方案的区别简单冠以“所属领域的惯用手段” 和本领域的公知常识，既无任何证据，又与事实不符；而本专利取得了预料不到的技术效果和在商业上获得成功复审委却视而不见
其一、正是涉案专利增加了“用于存储硬盘读写操作的磁道号的装置”这一技术特征，使现有技术中原本不安全的“计算机保护技术”变得安全，如此的技术进步岂能是“所属领域的惯用手段”一言以蔽之？
其二、对比文件1表明“虽然本发明专门参看硬盘进行了说明，但是它也可以用来保护基于扇区类型的其他存储系统”，而对比文件4是1966年的一种内存的安全技术方案，内存不是基于扇区类型的其他存储系统。在计算机领域中基于扇区类型存储系统与不基于扇区类型存储系统有很大的技术差别。二者的结合无论如何也不可能具有“显而易见性”。
其三、涉案专利的技术产品取得了预料不到的技术效果并且在商业上获得成功。随着计算机网络的发展，计算机网络安全问题日益突出和严重，技术人员使用了大量的技术方案后才逐渐发现，只有物理隔离才是好的解决方案。{zh0}且省钱的技术方案是硬盘方案，即涉案专利的技术方案，它保证了一个硬盘中的两个操作系统相互隔离，同时又可以有“单向通道”来解决信息交换的问题，这是其他技术都不可能达到的技术效果。另外，本发明的专利产品在商业上获得成果，从另一角度反映了本专利的非显而易见性。
综上，有关本案，值得从深层次予以xx。
[案情简介]
专利无效请求案涉及名称为“计算机硬盘读写控制装置”的发明专利，专利号为94111461.9。其授权公告的权利要求书：“1、一种与用于控制软硬盘读写的软硬盘适配器单元一起使用的计算机硬盘读写控制装置，包括：
用于设置硬盘受保护区域的首、尾磁道号的装置；
用于存储硬盘读写操作的磁道号的装置；
合法性判断装置，用于将所述存储读写操作磁道号的装置中存储的磁道号与由所述设置装置设置的受保护区域的首、尾磁道号比较，确定该读写操作磁道号是否落入受保护区域内从而判定该读写操作是否合法；
非法操作禁止装置，用于根据所述判断装置判定的结果，合法时允许该读写操作进行，非法时禁止其进行。”（权利要求2-10略）
无效请求人提供了如下附件作为证据：
附件1：WO 93/09495，国际公开日是1993年5月13日（该专利涉及单独对选定的每个硬盘扇区进行的写保护设备）；
附件2：US 5144660，公开日是1992年9月1日（该专利描述了一种计算机安全方法，该方法涉及一种处于硬盘控制器与硬盘物理驱动器之间的逻辑电路装置）；
附件3：EP 0560277，公开日是1993年9月15日（该专利公开了一种通过控制硬盘读写来保护计算机硬盘内数据不被病毒或误操作等破坏的装置，该装置由于采用了一个读写权利表，使得控制硬盘读写可以到扇区）；
附件4：US 3264615，公开日是1966年8月2日（该专利讨论是内存的分区写保护，并特别强调不需要读保护）。
专利复审委员会关于涉案专利创造性决定的理由大致为：“...因此，权利要求1与对比文件1中的技术方案的区别在于：权利要求1是设置“首、尾磁道号”（即保护一个从某一磁道到另一磁道的连续区域），且权利要求1的方案是针对读写两类保护的；而对比文件1的技术方案没有明确设置“首尾磁道号”，也没有描述针对磁盘的“读”的保护。...美国专利5144660给出了针对磁盘进行读保护的启示，并且给出了保护盘的整个柱面而不是一特定扇区的启示。...对比文件4公开了通过将存储器的上界、下界地址与要存取的地址进行比较来判断是否允许对保护区进行存取的方案...因此，从上面的评论可以看出，在对比文件1的基础上，结合对比文件4以及对比文件1中的背景技术部分所给出的技术启示以及本领域的公知常识，本领域技术人员能够容易地得到本专利权利要求1的技术方案，权利要求1不具备专利法第22条第3款所规定的创造性。” （权利要求2-10略）
[评论]
一、“创造性”的判断标准
创造性，是衡量一项发明创造是否可以获得专利制度保护的标准之一，专利法第22条第3款规定“创造性，是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型有实质性特点和进步。”即，所谓发明的“创造性”，必须同时满足具有“突出的实质性特点”和“显著的进步”这两个条件。
“突出的实质性特点和显著的进步”的判断标准是什么？对此，国际上许多国家或专利组织对创造性采用的是“非显而易见性”标准。例如，欧洲专利公约规定，如果一项发明与现有技术比较，对所属领域的技术人员来说是非显而易见的，则该发明具有创造性。另外，专利合作条约（PCT）对此采用了同样的标准。日本专利法对创造性标准在表述上采用了另一种排除方式。根据日本专利法第29条之2，一项发明，在专利申请提出之前由所属领域的技术人员容易作出的，则不具备创造性，该标准实际上也是“非显而易见性”的标准。美国的发明判断标准也是基本相同的，即：该发明对现有技术的“一般技术人员”而言具有“非显而易见性”，而不是对“专家”的“非显而易见性”。就目前情况而言，由于我国技术水准总体上尚较落后，因此在创造性标准上不应高于其他国家的创造性标准。
分析我国专利法对创造性的判断人员的法律设计，可以得出以下三点：
首先，将创造性的判断人员界定为发明所涉及的专业中“具有一般技艺的人员”，是针对我国的国情，为了鼓励发明创造，促进科学技术进步和创新，适应社会主义现代化建设的需要。
其次，实践中，我国也一直依照这一原则进行专利的审批或审核，至少国家知识产权局专利局没有提升可专利性标准。
{zh1}，根据审查指南，这个普通技术人员所应满足的条件是：1.知晓申请日前发明所属技术领域所有的普通技术知识；2.能够获知该领域中所有的现有技术；3.具有应用该日期之前常规实验的手段和能力；4.最关键的是他不具有创造能力。设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。
在评价发明是否具有创造性时，审查员不仅要考虑发明技术解决方案本身，而且还要考虑发明要解决的技术问题和所产生的技术效果，将其作为一个整体来看待。
二、本专利无效案中创造性判断的评价
复审委对本案专利创造性的判断至少有三处值得商榷：
1、把本专利权利要求书的技术方案抽象化，不逐一比较技术特征，而仅仅进行泛泛而谈
本案专利的权利要求1有五个技术特征，任一技术特征皆未被对比文件披露。从技术手段、技术目的、技术效果来看，本专利权利要求1的技术方案与对比文件1的技术方案是两个xx不同的技术方案。
2、用对比文件中加以否定的技术方案再来作为该对比文件的技术启示，这xx违背了《审查指南》关于技术启示的本质含义，可以称得上“荒谬”
在此，有必要补充一下相关的细节：①对比文件2是对比文件1的背景技术，也就是说，对比文件1的说明书中明确否定了对比文件2的技术方案，而复审委却认为这种否定是一种技术启示；②无效请求人的附件3是涉案专利的背景技术，涉案专利说明书中明确描述是针对欧洲专利申请93103745.1（即附件3的同族专利）中公开的一种控制硬盘读写到扇区的技术上的不足，所作出的本发明创造；③该案现处北京市高级人民法院二审中。
《审查指南》关于“技术启示”的规定，“判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近现有技术以解决其存在的技术问题（即发明实际解决的技术问题）的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，改进该最接近现有技术并获得要求保护的发明”。
对比文件4的一个被否定的技术方案，它如何再给对比文件1以技术启示，如果真的有所谓的“启示”存在，正好说明本专利是克服了偏见的发明。
3、另外一处令人费解的问题是，复审委脱离涉案专利的背景技术和发明目的，对两种技术方案的区别简单冠以“所属领域的惯用手段” 和本领域的公知常识，既无任何证据，又与事实不符；而本专利取得了预料不到的技术效果和在商业上获得成功复审委却视而不见
其一、正是涉案专利增加了“用于存储硬盘读写操作的磁道号的装置”这一技术特征，使现有技术中原本不安全的“计算机保护技术”变得安全，如此的技术进步岂能是“所属领域的惯用手段”一言以蔽之？
其二、对比文件1表明“虽然本发明专门参看硬盘进行了说明，但是它也可以用来保护基于扇区类型的其他存储系统”，而对比文件4是1966年的一种内存的安全技术方案，内存不是基于扇区类型的其他存储系统。在计算机领域中基于扇区类型存储系统与不基于扇区类型存储系统有很大的技术差别。二者的结合无论如何也不可能具有“显而易见性”。
其三、涉案专利的技术产品取得了预料不到的技术效果并且在商业上获得成功。随着计算机网络的发展，计算机网络安全问题日益突出和严重，技术人员使用了大量的技术方案后才逐渐发现，只有物理隔离才是好的解决方案。{zh0}且省钱的技术方案是硬盘方案，即涉案专利的技术方案，它保证了一个硬盘中的两个操作系统相互隔离，同时又可以有“单向通道”来解决信息交换的问题，这是其他技术都不可能达到的技术效果。另外，本发明的专利产品在商业上获得成果，从另一角度反映了本专利的非显而易见性。
综上，有关本案，值得从深层次予以xx。
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