申请商标注册中的几点策略

    

商标法》第4条第1款和第2款规定:“自然人、法人或者其他组织对其生产、制造、加工、拣选或者经销的商品,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请商品商标注册。自然人、法人或者其他组织对其提供的服务项目,需要取得商标专用权的,应当向商标局申请服务商标注册”。为使商标申请人进一步熟识商标注册程序,提高商标注册的成功率,实现商标在市场经济环境中的竞争优势地位和预期价值,降低经营风险,特总结以下几点策略。
一、申请人概念及申请人的选择

(一)三种商标申请人分别为:

1,自然人。是指基于自然出生而依法在民事活动中享有权利和承担义务的个人。根据一个人是否具有正常的认识及判断能力以及丧失这种能力的程度,把自然人分为有行为能力人、无行为能力人和限制行为能力人。《中华人民共和国民法通则》规定:18周岁以上的公民是成年人,具有xx的民事行为能力,可以独立进行民事活动,是xx民事行为能力人。16周岁以上不满18周岁的公民,以自己的劳动收入为主要生活来源的,视为xx民事行为能力人。不满10周岁的未成年人以及不能辨认自己行为的精神病人为无民事行为能力人10周岁以上的未成年人和不能xx辨认自己行为的精神病人是限制民事行为能力人。

商标实务中,对自然人申请商标事宜,2007年前xx于能提供身份证,2007年后,《自然人申请商标注意事项》中对自然人申请商标,根据其具体身份,分成个体工商户负责人,合伙企业合伙人,农村承包经营户签约人。把申请商标注册的自然人xx于由有关行政机关依法核准的从事经营活动的自然人。

2,法人。是指具有民事权利能力和民事行为能力,依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。简言之,法人是具有民事权利主体资格的社会组织。根据《中华人民共和国民法通则》的规定,我国的法人主要有四种:机关法人、事业法人、企业法人和社团法人。

3,其他组织。是指合法成立,有一定的组织机构和财产,但又不具备法人资格的组织。根据《{zg}人民法院关于适用< 中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第四十条规定为九种,依次为:

(1)依法登记领取营业执照的私营独资企业、合伙组织;

(2)依法登记领取营业执照的合伙型联营企业;

(3)依法登记领取我国营业执照的中外合作经营企业、外资企业;

(4)经民政部门核准登记领取社会团体登记证的社会团体;

(5)法人依法设立并领取营业执照的分支机构;

(6)中国人民银行、各专业银行设在各地的分支机构;

(7)中国人民保险公司设在各地的分支机构;

(8)经核准登记领取营业执照的乡镇、街道、村办企业;

(9)符合本条规定条件的其他组织。

至于司法解释效力是否及与商标局的行政工作,根据工商标字[2004]第14号《国家工商行政管理总局关于行政机关可否直接适用司法解释问题的批复》中规定:“司法解释是指由国家{zg}司法机关在适用法律过程中对具体应用法律问题所作的解释,对各级司法机关如何适用法律具有约束力。行政机关在办案时可以参考有关司法解释,但不宜直接适用司法解释。”可见,商标实务中,本司法解释理应为商标局认可。

(二)申请人的选择

申请人的选择上,应该考虑后期的所有权和使用权问题。着重体现商标权作为物权的实用性能,实现商标价值,避免因申请主体选择不当导致的商标闲置、使用混乱等现象的发生。

2001年《商标法》修改后出现自然人抢注商标热潮,虚假的商标繁荣导致了商标申请时间延长,大量商标闲置。名不符实的盲目商标注册未必能带给申请人知识产权的收益,毕竟商标只是“名”,其“实”则是实在的商品或服务质量。从这个角度讲,颇具争议的《自然人申请商标注意事项》不失为一种有效的反制手段。笔者倾向于自然人申请商标应以生产需要为必要,而不是为交换需要为必要考虑。

同时,笔者也不赞成法人组织的法定代表人和其他组织的负责人以自然人名义拥有法人和其他组织的商标所有权,理由有三:

其一,使用者和所有人不一致,不利于商标发挥商标的识别效用。唯有商标所有人、商标使用人和作为商标载体的商品或服务范围三位一体,形成合力,才能体现出商标的专用性、识别性和凝聚商誉的功效;

其二,不利于商标维权。自然人申请注册商标后,许可法人或者其他组织使用,按《商标法》第四十条规定,“应当”报商标局备案,否则既是违法。而实务中,不报备许可使用合同的情况很多,发生商标侵权问题时,由于使用者和所有者不一致,导致合法诉求得不到满足,以及其他原因导致商标被撤销等严重后果也得不到法律的有效救济;

其三,有害法人和其他组织利益。某个人用法人或其他组织的资金,捞取个人的利益,是对法人或其他组织的利益损害,即便其商标收益为法人或其他组织享有,但当出现拥有商标所有权的自然人离职、调离、退伙、死亡等变动时,商标权属得不到合法、合理、及时、有效解决,造成的后果更是不可预测

二、商标命名的艺术

《商标法》第9条的规定:“申请注册的商标,应当具有显著特征,便于识别,并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。”这是商标名称确立的基础和要求。

(一)商标命名中“显著特征”的考虑因素

二独:独有(新颖)、独特

三化:寓意化、国际化、在地化

五好:好听、好读、好记、好看、好辨识

(二)商标根据其“便于识别”的强弱程度,大概分为三种:臆造性商标、随意性商标和暗示性商标。

1,臆造性商标,即商标图样系运用智慧独创所得,而非沿用既有辞汇和事物。

如:

  “SONY”指定使用于电视,收录音机等商品;

  “捷安特”指定使用于脚踏车商品;

  “海尔”使用于冰箱、洗衣机等商品。

2,随意性商标,即商标图样由现有的词汇和事物所构成,但与其指定使用的商品或服务无关。

如:

“苹果APPLE”指定使用于电脑商品;

  “鳄鱼图形”指定使用于皮具商品;

  “鹰图形”指定使用于面粉制品,谷类制品等商品。

3,暗示性商标,即商标图样以暗含隐喻方式暗示商品或服务形状、品质、功能或其他有关成分、性质、特性、目的等,而不是运用商品或服务所必须的通用名称。

如:

  “一卡通”指定使用于金融服务;

   “五星”指定使用于啤酒商品。

(三)合理规避“他人在先取得的合法权利”

某种意义上说,商标也是一种可用尽资源,特别是一些为大家喜闻乐见、吉庆和谐的字词组合及图案。商标命名中,并不是被别人取得在先权利了就{jd1}的不能使用,因为商标有关显著性和识别性的体系是建立在是否是相关公众混淆误认的基础上的,那么,我们商标命名中要充分考虑这一点,同中求异。下举不与在先权利够成近似的案例:

如:

  东方雪       东方雪狼                        

   HORSE          HOUSE            

(译为“马”) (译为“房子”)

   好哥        好歌                        

   52          幸运52   

(注:因为所有图片案例网站不显示,所以用文字替代。)      

三、商标类别及对应的商品/服务项目选择技巧

《商标法》第19条规定:“申请商标注册的,应当按规定的商品分类表填报使用商标的商品类别和商品名称”。在商标类别及对应的商品/服务项目选择上,以商标保护利益{zd0}化为基本原则,综合申请人商标类别及对应的商品/服务项目的延伸性及关联性,尽可能兼顾横向与纵向保护深度,按照以下四个方面的属性选择合适的商标类别及对应的商品/服务项目。

(一)选择重点类别及对应的商品/服务项目。正在产生或使用的直接类别及对应项目,属于目前重点保护的内容;

(二)选择关联类别及对应的商品/服务项目。目前尚未使用,但与所使用的商标类别及对应的商品/服务项目有关联,甚至以后很可能会延伸使用;

(三)选择防护类别及对应的商品/服务项目。基本上不会使用,但是该商标类别及对应的商品/服务项目属申请人的重要业务,很容易被别人利用,因此,即使自己不用也不能让其他人使用,防止被他人借用商誉,也可以为今后经营无形资产预留伏笔。

(四)全类防御性注册保护。即将全部45个类别中,互不类似的项目全部选定保护。如有遗漏,就有可能为他人注册相同或近似商标提供可能,而失去全面保护的作用。

四、数据盲期后的风险排除

商标注册申请提交前,为了确保注册的成功率,务必对所涉的类别和类似群组上的在先相同或类似商标进行查询判断。但由于已申请的商标数据上传需要一段时期,查到的数据通常截止于五到六个月前,这就给商标申请造成了一定的潜在风险而没办法避免。有鉴于此,在商标申请提交商标局后,应该及时留意申请进度。主要有三方面的工作:

其一,申请人申请商标是否商标局受理及要求补正。如受理,详细检查申请人相关信息和商标图样与申请是否一致,不一致则通过相关法律途径救济;如未受理,按“注册申请不予受理通知书”找出原因,重新提交申请;如要求补正,在规定期限前按要求补正;

其二,待申请人申请商标数据上传后,及时检索盲期内有无别人在先申请与本人申请商标相同或近似情况。如有在先权利,分析具体情况,及时补充申请或提请无效申请,做好商标驳回后的复审准备,停止运作申请商标,避免投入大量人力财力等,造成日后商标不予注册的损失,防止在先权利商标所有人追究侵权责任等经营风险;

其三,通过监控,发现在先权利申请人有无证据表明实施了恶意抢注本人商标的行为,并在其申请商标初审公告的三个月内提出商标异议申请。
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