案 例

　　2004年5月20日，国家知识产权局专利复审委员会作出第4659号复审请求审查决定。本决定涉及申请号为99805410．0、发明名称为“热收缩性多层薄膜”的发明专利申请，申请日是1999年4月22日。

　　国家知识产权局专利局于2002年11月15日以权利要求127不符合专利法第22条第3款的规定为由驳回了本申请。驳回决定针对的为2002年9月29日提交的权利要求书，其中独立权利要求1、15如下：

　　“1．一种热收缩性多层薄膜，包含至少三层，该至少三层包括含聚酯树脂的外表面层（a）、含聚酰胺树脂的中间层（b）和含可密封树脂的内表面层（c）；所述多层薄膜在50℃下在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa且在90℃下的热水收缩率为至少20％。

　　15．一种生产热收缩性多层薄膜的方法，包括如下步骤：……用60℃98℃的蒸汽或温水从管状薄膜的外表面层（a）热处理该管状薄膜，和冷却已热处理的管状薄膜以提供双轴拉伸薄膜，该双轴拉伸薄膜在50℃下的热收缩应力在纵向和横向均为至多3MPa，且在90℃下的热水收缩率为至少20％。”

　　驳回理由主要为，对比文件1（EP476836A，公开日为1992年3月25日）公开了一种多层薄膜，其中包括聚酯外表面层、聚酰胺中间层和密封树脂内层。权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的技术内容相比，其区别仅在于一些物理性能的描述（如热收缩应力、热水收缩率），然而却没有反映实现这些性能的技术方案。由于两种产品的结构相同，因而可以认为它们具有相同或相似的性能，仅仅以物理性能的差别作为区别特征不具备突出的实质性特点和显著的进步。

　　请求人对驳回决定不服，提出复审请求。专利复审委员会受理了该复审请求，并将本案送至原实质审查部门进行前置审查。

　　原审查部门在前置审查意见书中认为：本申请不属于专利审查指南规定的可以用参数来表征化学产品权利要求的情况，因为其结构清楚，与现有技术相同，所以坚持原驳回决定。

　　经过审查，专利复审委员会合议组作出复审请求审查决定，撤销了原驳回决定，合议组认为：

　　本申请权利要求1要求保护一种热收缩性多层薄膜，包含至少三层，该至少三层包括含聚酯树脂的外表面层（a）、含聚酰胺树脂的中间层（b）和含可密封树脂的内表面层（c）；所述多层薄膜在50℃下在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa且在90℃下的热水收缩率为至少20％。

　　对比文件1公开了一种双向拉伸的热收缩性多层薄膜，包括至少三层，该至少三层包括聚酯外表面层、聚酰胺中间层和密封树脂内层，该多层薄膜在98℃下在加工方向和横向的热水收缩率优选至少为20％（见说明书第4栏、说明书摘要和权利要求书）。

　　将本申请权利要求1的技术方案和对比文件1相比，其区别在于：

　　（1）权利要求1中的热收缩性薄膜在90℃下的热水收缩率至少为20％，而对比文件1的热收缩性薄膜在98℃下的热水收缩率至少为20％。

　　（2）权利要求1的热收缩性多层薄膜在50℃下在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa，而对比文件1没有公开这一技术特征。 

　　从本申请权利要求1的技术方案本身来看，由于对比文件1并没有公开上述区别技术特征，并没有教导热收缩性多层薄膜在50℃下具备在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa的物理性能，同时，也没有证据表明上述区别特征2属于本领域技术人员的公知常识。因此，对比文件1没有给出本发明技术解决方案的启示，权利要求1的技术方案并非是显而易见的。

　　虽然本申请权利要求1要求保护热收缩性薄膜产品在宏观的层状结构上与现有技术相同，但是不能认定在微观结构上也与现有技术相同。

　　另外，从发明所要解决的技术问题和预期效果来看，对比文件1所要解决的技术问题是提供一种双向拉伸的热收缩性多层薄膜，包括至少三层，分别是聚酯外表面层、聚酰胺中间层和密封树脂内层。该热收缩性多层薄膜材料具有良好的拉伸性能、热封合性能和透明度（见说明书第12栏）。而结合本申请的说明书可以看出，本申请权利要求1所要解决的技术问题是：在对比文件1技术方案的基础上，提供一种层状结构同对比文件1的热收缩性多层薄膜，但是其在50℃下在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa，从而克服了与本申请最接近的现有技术即对比文件1所述热收缩多层薄膜容易产生的包装变形、印刷偏差等缺陷，因而对各种自动包装工艺具有优异的适应性且具有良好的印刷性。由此可见，本申请权利要求1的技术方案正是为了克服作为背景技术的对比文件1的技术缺陷而提出的，并且产生了有益的技术效果。

　　综上，基于对比文件1公开的内容，权利要求1的技术方案并非是显而易见的并且产生了有益的技术效果，从而符合专利法第22条第3款有关创造性的规定。

　　独立权利要求15是一种生产热收缩性多层薄膜的方法。由于对比文件1没有公开将高比率双轴拉伸（2．54．0倍）和随后进行低温（60℃98℃）热处理结合起来的方法特征，同时，该方法特征的引入能够使权利要求15的技术方案制备出同时具有高热收缩性和低热收缩应力（50℃下在纵向和横向均为至多3MPa）的产品，因此，权利要求15具有突出的实质性特点和显著的进步，具备创造性。

　　案例评析

　　本案权利要求1是化学产品权利要求，含有物理参数，并且其和现有技术的区别主要就在于此物理参数，如何看待该物理参数以及如何判断创造性呢？

　　化学产品权利要求并不排除用物理化学参数进行限定，其原则是仅用化学名称或结构式或组成不能清楚表征的结构不明的化学产品允许用物理化学参数进行表征。高分子材料领域的化学产品往往属于这种情形。在审查过程中需要考虑用于表征的参数是否是本领域常用的、清楚的，用该参数定义的产品能否与现有技术区别开。

本申请权利要求1要求保护的热收缩性多层薄膜和现有技术的热收缩性多层薄膜的化学组成虽然是一样的，都包含至少三层，并且所述三层都包括含聚酯树脂的外表面层（a）、含聚酰胺树脂的中间层（b）和含可密封树脂的内表面层（c）。但是，本申请权利要求1要求保护的热收缩性多层薄膜克服了现有技术中热收缩多层薄膜容易产生的包装变形、印刷偏差等缺陷，应当说它的结构不同于现有技术的热收缩多层薄膜。如果其结构仅仅用层数以及每层的化学组成来限定，尚不能对其产品进行清楚表征，同时也难于使其与现有技术相区别。在此情况下，在权利要求中引入理化参数以进一步清楚地表征该热收缩性多层薄膜的结构显得更为必要。由于权利要求1引入了“所述多层薄膜在50℃下在纵向和横向的热收缩应力均为至多3MPa″这一物理参数，该参数不仅为本领域技术人员所熟知，并且本领域技术人员知道该参数和化学产品的分子间力、分子间距等微观结构因素有关（虽然具体关系并不清楚），因而使得权利要求1要求保护的热收缩性多层薄膜的结构较之该参数引入前更加清楚。至于引入该参数后，权利要求1的热收缩性多层薄膜是否能和现有技术区别开，也需要针对不同案例区别对待。本案中对比文件1虽然公开了98℃下的热水收缩率，但没有公开50℃下的纵向和横向热收缩应力。应当说，50℃下的纵向和横向热收缩应力的限定对产品的性能提出了更高的要求，与对比文件1公开的产品在性能方面产生了区别，而且这种区别难以用化学名称或结构式或组成进行表征。因此，合议组基于该限定性特征对权利要求的创造性进行了判断。

现有技术应当包含有实质性的技术知识

案 例

　　2001年4月9日，专利复审委员会作出第2147号复审请求审查决定，涉及1993年3月16日申请的名称为“人参黄芪型核酸复合剂及其生产方法和用途”的93103201．6号发明专利申请。

　　经实质审查，国家知识产权局专利局于1999年9月3日驳回了该专利申请。

　　驳回决定针对的该专利申请的独立权利要求为：

　　“1．一种人参黄芪型核酸复合剂，其特征在于，该复合剂由以下组分按重量百分比配制而成：核酸复合剂40至80％、人参10至30％、黄芪10至30％。

　　5．一种人参黄芪型核酸复合剂的生产方法，其特征在于，发酵温度比一般型核酸复合剂高1℃至2℃，发酵时间比一般型核酸复合剂缩短1至2小时，发酵用酶制剂比一般型核酸复合剂多100至400％。”

　　驳回决定中引用了对比文件1（CN1063414A），其申请日为1991年12月5日，公开日为1992年8月12日。

　　驳回决定的主要理由是：

　　权利要求1所要求保护的技术方案与对比文件1所公开的技术内容相比，其区别仅在于“对已知对比文件1的一般型NA－21复合剂进行改进，增加了核酸的含量，并增加了人参与黄芪”。在对比文件1的基础上，增加人参与黄芪后，根据现有技术的教导，产生本发明所述的作用，是本领域普通技术人员预料之中的。权利要求1与现有技术相比不具备突出的实质性特点，不具备专利法第22条第3款规定的创造性。

　　权利要求5的生产方法与现有技术相比，不能说明本发明的工艺条件的改变带来了有益效果。权利要求5的方法与现有技术相比没有实质性区别，不具备创造性。

　　请求人不服该驳回决定，于1999年12月14日请求复审。专利复审委员会该案合议组经审查后发出复审通知书，指出权利要求8不符合我国专利法第25条第1款第（3）项的规定，如果上述权利要求中的缺陷不能克服，合议组将维持原驳回决定。

　　请求人于2000年11月14日对上述复审通知书作出意见陈述，并对权利要求书及说明书作出修改，删除了权利要求68，同时将说明书{dy}页中的发明题目修改为“人参黄芪型核酸复合剂及其生产方法”。

　　专利复审委员会据此作出了第2147号复审请求审查决定，撤销了上述驳回决定，由原审查部门在请求人2000年11月14日提交的权利要求书和说明书替换页的基础上，继续审批程序。

　　专利复审委员会在复审决定中认为，根据专利法第22条第3款，发明专利申请的创造性是指同申请日以前已有的技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。其中所述已有的技术，是指在专利申请日以前在国内出版物上公开发表、在国内公开使用或者以其他方式为公众所知的技术。专利法意义上的已有技术，应当是在一项申请的申请日以前公众能够得知的技术，也就是说，所属已有技术必须是在该申请的申请日之前处于能够为公众获得的状态，并且能够使公众从中得知实质性技术知识。如果一份在该申请的申请日之前公开的对比文件中公开了一项技术方案，但其关键性的技术措施在该申请的申请日之前没有公开，导致本领域技术人员在该申请的申请日之前无法获知该对比文件中公开的技术方案的实质性内容，则该对比文件中公开的技术方案不能作为评价该申请的已有技术，也不能用于判断该申请的新颖性和创造性。

　　就本案而言，本申请的申请日为1993年3月16日，作为本申请的对比文件1的公开日为1992年8月12日，是在本专利申请日之前公开的一份专利申请说明书。该对比文件公开了一种核酸复合剂（即本专利申请中所称的一般性NA－21复合剂），该复合剂是由核酸、发酵花粉以及维生素、氨基酸、微量元素配制而成。对于其中所述的发酵花粉，该专利指出，发酵花粉是由花粉100份、NA－21酶制剂（另案申请）1至20份、蜂蜜20至40份、水30至60份，在发酵温度33至50℃时，经30至70小时发酵获得。对于其中所述的NA－21酶制剂该专利申请说明书中没有进一步说明，无法确定其为何物。因此，根据对比文件1中公开的技术内容可以看出，如果没有证据表明在本申请申请日之前NA－21酶制剂已经被公开的话，对比文件1中所述核酸复合剂就不能被作为本申请的已有技术看待，因而也不能用于评价本专利申请的新颖性和创造性。

　　从对比文件1所述有关NA－21酶制剂的另案申请（以下称为文件2，其申请日为1991年12月5日）看，该申请的申请号为91111350．9，公开日为1993年6月9日，其公开在本专利申请的申请日之后。因此，即使该有关NA－21酶制剂的另案申请中公开了NA－21酶制剂，对比文件1中对该另案申请也给出了明确指引，该文件依然也不能作为评价本申请的已有技术，其中所公开的技术信息也不能与对比文件1相结合用于评价本专利申请的新颖性和创造性。

　　案例评析

　　本案主要涉及如何判定现有技术的问题。

　　专利审查指南第二部分第三章第2．1节中规定：“专利法意义上的现有技术应当是在申请日以前公众能够得知的技术内容。换句话说，现有技术应当在申请日以前处于能够为公众获得的状态，并包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容。”

　　在申请日以前处于能够为公众获得的状态的材料，一般而言，其包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容。但是也有例外，本案就是这样一个例外。

　　本案中，对比文件1的公开日在本专利申请日之前，对比文件1记载的内容在申请日以前已经处于为公众获得的状态。驳回决定中使用了对比文件1中记载的某一技术方案（即一般性NA－21 复合剂的组分和制作的技术方案）来评价权利要求的创造性，因此，在复审程序中需要判断的是驳回决定中使用到的该技术方案是否是公众能够在本专利申请日前得知的实质性的技术知识，以确定该技术手段是否能够作为本专利申请的现有技术。

　　根据对比文件1的记载，制作一般性NA－21复合剂需要使用NA－21酶制剂，这是制作一般性NA－21复合剂的关键所在。从复审决定中可以看出，本案合议组认为，由于对比文件1中记载的NA－21酶制剂并非本领域的公知常识性术语，而且对比文件1的说明书中虽对NA－21酶制剂进行了指引，但是并没有关于NA－21酶制剂的具体说明，而对比文件1中指引的NA－21酶制剂的具体技术内容记载在文件2中，文件2是在本专利申请的申请日后才公开的。因此，在本专利申请的申请日以前，本领域技术人员无法知道对比文件1记载的一般性NA－21复合剂的技术方案的实质性内容。也即，对比文件1中被实审审查部门使用到的部分（即一般性NA－21复合剂的组分和制作的技术方案）并未包含有能够使公众从中得知实质性的技术知识的内容，所以该部分不能作为本专利申请的现有技术，不能用于评价本专利申请的新颖性和创造性。

从本案中可以看到，现有技术必须在申请日前处于能够为公众获知的状态，文件2的公开日在本专利申请的申请日后，因此尽管文件2被本专利申请的申请日前公开的对比文件1所指引，其依然不能作为本专利申请的现有技术。当然，文件2作为专利申请，其申请日在本专利申请的申请日之前，公开日在本专利申请的申请日之后，因此有可能构成本专利申请的抵触申请，可以用于评价本专利权利要求的新颖性。