专利申请文件提出后,基于各方面的原因,常常需要对其作出修改。专利法及其实施细则中规定了申请人可以修改申请文件,但是在时间和内容上有一定的限制。现对发明专利申请文件的修改作一简要介绍,以帮助专利代理人和申请人了解发明专利申请文件修改的最基本要求以及初步掌握在实质审查程序中如何修改专利申请文件以满足这些要求。
1. 专利申请文件修改的最基本要求
按照修改后的专利法及其实施细则规定,专利申请文件的修改可分作两类。一类是申请人主动提出的修改,即提出专利申请后申请人根据其对相关现有技术情况的补充了解、对该发明内容及其应用和市场前景的进一步分析以及自行发现的在专利申请文件撰写方面所存在的各种缺陷,主动向国家知识产权局专利局提交新修改的专利申请文件,通常将这类修改称作主动修改。另一类是按照国家知识产权局专利局发出的补正通知书和审查通知书的要求为xx通知书中所指出的各种实质性缺陷和形式缺陷而对专利申请文件作出修改,这类修改通常称作应通知书要求作出的修改,又简称作被动修改。
(1)对发明专利申请文件的修改在内容和范围上的要求
按照专利法第三十三条的规定,发明专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书的记载范围,这是发明专利申请文件修改的最基本要求。无论是申请人的主动修改,还是应通知书要求所作的被动修改,都必须符合该规定。
除进入中国国家阶段的PCT国际申请外,普通国家申请的原说明书和权利要求书是指申请日提交的原始中文申请文件中说明书(包括附图)和权利要求书,这是审查员判断修改是否超范围的依据。申请人在申请日向国家知识产权局专利局提交的说明书摘要、外国申请案的外文文本以及其他附件(包括优先权副本)均不能作为原申请文件记载范围的依据。而对于PCT国际申请进入中国国家阶段的专利申请来说,原说明书和权利要求书是指原始提交的国际申请文件中的说明书和权利要求书。
如何来确定专利申请文件的修改是否超出原说明书和权利要求书的记载范围呢?其判断为所作修改是否加入了所属技术领域的普通技术人员不可能从原说明书或权利要求书记载的信息直接地、毫无疑义地确定的内容。如果增加了这方面的内容,就认为该修改超出原说明书和权利要求书记载的范围。下面给出几种被认为修改超范围的情况。
(i)修改时增加的内容不属于本领域技术人员的知识范围。
如果在专利申请文件的修改部分中,那些不能从原说明书和权利要求书所记载的信息直接地、毫无疑义地确定的内容,即修改时所增加的内容不属于本领域技术人员的知识范围,则认定这样的修改超出原说明书和权利要求书的记载范围。
本部分内容可结合实例进行说明。如以{dy}章第七节中的“粉煤灰陶粒窑烧结设备和工艺”和另一个“攀登电线杆的便携式梯子”为例进行说明,前者在原说明书和权利要求书中指出热窑壁为中间设有保温层的内、外壁,修改后的说明书中将该保温层改为可通高温烟气的通道。显然,普通技术人员从原说明书和权利要求书记载的保温层无法直接地、毫无疑义地确定其实际上是高温烟气通道,这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的。对于后者攀登梯来说,为了在下方通过扭动梯身使其顶部的开合爪牙能夹紧或松开电线杆,该开合爪牙必须要有特定的结构,该具体结构未在原说明书和权利要求书中记载,由于它不是普通技术人员所熟知的技术内容,因而在修改时也不允许补充到说明书或权利要求书中去。
(ii)删去说明书具体实施方式或实施例中的某些技术内容有可能会导致修改后申请文件增加新的内容。
有些代理人、申请人认为,增加技术内容会超出原说明书和权利要求书记载的范围,而从说明书中删去某些技术内容就不会超出原始记载的范围,应该是允许的。这样的理解是片面的,对于具体问题要具体分析。如果从说明书(包括权利要求书)中删去了原技术方案的必要技术特征,势必扩大了该申请的保护范围,如删去制造方法中某工艺条件就属于这种情况,这样的修改是{jd1}不允许的。即使删去的内容是说明书具体实施方式中一个次要内容,仍然有可能超出原始记载的内容,因为很可能从表面上看是删除了内容,实质上是增加了内容。例如有一件申请案,原说明书中的具体实施方式中有一个半球凹入部分,从该说明书附图的剖视图中可看出体现该半球形形状的投影线,修改时将说明书中的“半球形”三个字删去,同时将说明书的附图改为断面图,从而也不再出现此投影线。修改后的说明书,该凹入部分既可理解成半球形凹坑,也可以理解成半圆形截面的凹槽,后者正是原说明书中没有记载的内容,因此也是不允许的。
(iii)说明书修改后的内容与原说明书的内容不一致。
如果修改后的内容与原说明书这部分所表达的内容不一致,而且也不能由说明书其它部分的内容证实原说明书这部分的描述是明显错误时,这样的修改也是不允许的。
(iv)将原说明书中所引证的、在本申请申请日(或优先权日)后公开的外国专利文件或在本申请公开日后公开的中国专利文件中所记载的内容补入到说明书中。
按照新修改的审查指南第二部分第二章规定,在说明书中可以引证申请人本人向中国国家知识产权局或外国专利局提交的、但在申请日(或优先权日)前尚未公开的专利申请文件。但是,该外国专利申请文件中记载的内容不能视作本申请公开的内容。对于上述中国专利申请文件来说,如果其直到本申请的公开日仍未公开,则该中国专利申请文件中记载的内容同样不能视作本申请公开的内容。这样,将这些专利申请文件记载的内容补入说明书必然导致修改后的专利申请文件增加了技术内容,因而这样的修改超出了原说明书和权利要求书记载的范围,是不允许的。
修改超出原说明书和权利要求书的记载范围还有其它情况,限于篇幅,不再列举。但是,如果修改所增加的内容属于普通技术人员的公知常识或公知技术,而又不影响权利要求的保护范围,则是允许的。例如,可以将审查员检索到的对比文件,尤其是最接近对比文件的有关内容作为现有技术补充到说明书背景技术部分中。
(2)对发明专利申请文件的修改在时间和方式上的要求
专利法实施细则第五十一条{dy}款和第三款对发明专利申请文件的修改时机和方式作出了规定。
根据上述规定,申请人只能在提出实质审查请求时、收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内以及答复审查意见通知书(包括初审中的补正通知书)时对申请文件进行修改。而且在上述三个可以修改申请文件的时机中,仅仅在前两个时机允许申请人作主动修改,而在后一个时机只允许申请人按照通知书的要求进行修改。这也就是说,申请人不是在实质审查请求时或在收到国家知识产权局专利局发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起三个月内提出的主动修改,即使该修改未超出原说明书和权利要求书的记载范围,该修改文本将不予接受。同样,申请人在答复通知书时所作的修改不是针对通知书中指出的缺陷进行的,这样的修改也不予接收。
但是,如果xx按照此规定办理,在实践中也会遇到一些问题,例如申请人在允许进行主动修改的时机之外提出了有利于审查(如xx原申请文件的缺陷)的主动修改,此时按照上述规定,必须在审查时先不接受该文本,然后又指出原申请文件存在的缺陷,再要求类似于不接受的文本那样修改申请文件,这样的处理显然是极不合理的。为此,审查指南中对此作了进一步说明。如果修改的时机和方式不符合专利法实施细则第五十一条的规定,这样的修改文本一般不予接受;但是对于修改时机和方式虽然不符合专利法实施细则第五十一条的规定,只要经修改的文件xx了原申请文件存在的缺陷、且符合专利法第三十三条的规定、又具有授权前景时,则这种修改可以被视为是经审查员同意的、相当于按照通知书要求进行的修改,此修改文本可以接受,从而有利于缩短审查程序。
综上所述,申请人在允许主动修改的时机修改申请文件时可以有较大的自由度,只要满足修改不超出原说明书和权利要求书的记载范围即可。而在其他时间提出的主动修改,只能针对原申请文件存在的缺陷进行修改,且同时还要满足修改不超出原始申请文件记载范围的要求。至于答复审查意见通知书(包括初审中的补正通知书)时所作的被动修改只能针对通知书中指出的缺陷以及申请文件还存在的其他未被指出的缺陷进行修改,同样该修改也必须符合专利法第三十三条的规定。
2. 权利要求书的修改
在发明专利申请的整个审批过程中允许对权利要求书进行修改,只要对权利要求书的修改符合前面所指出的最基本要求即可。
在上述允许进行主动修改的两个时机内,只要修改满足未超出原说明书和权利要求书记载范围这个要求,可以对权利要求书进行各种修改:可以通过增加、改变、减少独立权利要求的技术特征,或者通过变更独立权利要求的主题类型或主题名称以及其相应的技术特征,来改变独立权利要求的保护范围;可以增加或者删除一项或多项权利要求;修改独立权利要求使其相对于最接近的现有技术划清界限;修改从属权利要求的引用部分以改正其引用关系,或者修改从属权利要求的限定部分以清楚地限定该从属权利要求的保护范围。
对于不在上述允许作主动修改期限内提出的主动修改或者答复通知书时所作的修改来说,仅仅那些针对克服原专利申请文件存在的缺陷作出以及满足修改未超出原说明书和权利要求书记载范围的要求的修改,才是允许的。具体说来,允许的修改主要包括下述九类情况:
(1)在独立权利要求中增加技术特征,对独立权利要求作进一步限定,以克服原独立权利要求无新颖性或创造性、缺少解决技术问题的必要技术特征、未清楚地限定发明或者未以说明书为依据等缺陷,且修改后的独立权利要求所限定的技术方案已记载在原说明书和/或权利要求书中;
(2)变更独立权利要求中的技术特征,以克服原独立权利要求未清楚地表述请求保护的范围、未以说明书为依据或者无新颖性、创造性等缺陷,且修改后的独立权利要求所限定的技术方案已记载在原说明书和/或权利要求书中;
(3)变更独立权利要求的主题类型、主题名称及相应的技术特征,以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷,此外该修改后的独立权利要求与原独立权利要求之间具有单一性,其所限定的技术方案已记载在原说明书中;
(4)删除一项或多项权利要求,以克服原{dy}独立权利要求和并列的独立权利要求之间缺乏单一性,或者两项权利要求具有相同的保护范围而使权利要求书不简要,或者权利要求未以说明书为依据等缺陷;
(5)将独立权利要求相对于最接近现有技术正确划界;
(6)修改从属权利要求的引用部分,改正引用关系上的错误,使其准确地反映说明书中所记载的实施方式或实施例;
(7)修改从属权利要求的限定部分,清楚地限定该从属权利要求的保护范围,使其准确地反映原说明书中所记载的实施方式或实施例;
(8)对权利要求书中的明显文字错误或者与说明书描述内容不一致的地方作澄清性修改,使其与原说明书中记载的内容相适应;
(9)对权利要求书中存在的其他不符合至第二十三条规定的形式缺陷进行修改。
对于那些在允许作主动修改期限之外提出的主动修改或者答复通知书时所作的修改,除了规定不允许超出原说明书和权利要求书的记载外,还明确指出扩大保护范围的修改文本或者新增加不符合单一性的独立权利要求的修改文本将不予接受。这主要有下述四种情况:
(1)删除独立权利要求的技术特征,扩大了该权利要求的保护范围;
(2)改变独立权利要求的技术特征,导致扩大了请求保护的范围;
(3)增加了新的独立权利要求,该独立权利要求限定的技术方案在原权利要求书中未出现过;
(4)将仅在原说明书中记载的、且与原要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后的独立权利要求的主题。
如果不在允许作出主动修改的期限内作出了上述内容的主动修改,则包含有上述内容的专利申请文本将不予接受,国家知识产权局专利局将针对前一次递交的修改文本进行实质审查。如果在答复审查意见通知书中包含有上述内容的主动修改,则国家知识产权局专利局将会发出修改文本不予接受通知书或者在再次审查意见通知书中要求删除上述修改内容,此后重新再提交的专利申请修改文本中未删除这些内容或者又出现其他不符合专利法实施细则第五十一条第三款规定的类似内容,则视为未在指定期限内作出答复,专利申请将被视为撤回。语。
3. 说明书的修改
对于说明书的修改来说,通常只需要进行三方面的修改,一种是针对说明书本身存在的不符合专利法及其实施细则规定的缺陷作出修改,另一种是根据修改后的权利要求书作出适应性修改,第三种是对说明书所存在的明显文字错误进行修改。这三种修改只要不超出原说明书和权利要求书的记载范围都是允许的。
说明书各部分可作如下修改:
(1)修改发明名称,使其准确、简要地反映要求保护的主题的名称。例如,原权利要求书包括“产品”和“方法”两项独立权利要求,修改后只保留“产品”独立权利要求,则原发明名称中有关“方法”的内容应删去,只保留“产品”部分。
(2)修改发明所属技术领域,使其与国际分类表中{zd1}分类位置涉及的领域相关;而且也应当反映修改后权利要求书中的发明类型和要求保护的主题名称。
(3)修改背景技术描述部分,补充相关现有技术、尤其是独立权利要求用来划界的那篇对比文件的有关内容。审查通知书中采用了比原说明书引证的现有技术更接近发明的对比文件时,必须将此对比文件的有关内容简要地写入说明书这一部分。
(4)修改发明内容部分中与该发明所解决的技术问题有关的内容,使其与要求保护的主题相适应,即反映该发明的技术方案相对于最接近的现有技术所解决的技术问题。修改时后的内容不应超出原说明书和权利要求书记载的范围。
(5)修改发明内容部分中与该发明技术方案有关的内容,使其与独立权利要求请求保护的主题相适应。在修改权利要求书以后,这一部分内容也要作适应性修改。例如,原独立权利要求由于缺乏新颖性或其它原因进行改写时,往往在其特征部分补充了必要的、使整个发明具有创造性的技术特征,此时这一部分应将这些必要技术特征补充进去。通常可采用与新独立权利要求相应的词句来描述其技术方案。
(6)修改发明内容部分中与该发明的有益效果有关的内容,使其反映技术方案本身带来的客观有益效果。应当以修改后独立权利要求特征部分的区别特征为出发点进行分析,通过说明其结构特征或作用方式来论述。增加的内容只能是原说明书中提及的,或者可直接地、毫无疑义地从原始申请文件记载内容推断出的,否则,只能提供给审查员参考,不得补充到说明书中去。
(7)修改附图和附图说明,包括删除附图。附图若与说明书内容描述不一致或者说明书中描述内容未在附图中清楚地表达出来时,可以按说明书中文字描述的内容修改附图,只要其在说明书中未增添新的理解内容。此外,在修改权利要求书后可将与本发明无关的附图删去。
(8)修改说明书的具体实施方式。通常,这部分的内容是不允许修改的,只有在这部分中出现明显错误、前后矛盾、用词不规范、科技术语不统一或者中文语句不通时才准许修改。实审程序中,审查员对该发明能否实施表示怀疑时,不可在说明书中补充实施例,只可提供给审查员参考。在这一部分允许增加的内容一般限于补入原实施方式或实施例中具体内容的出处以及已记载的反映发明的有益效果数据的标准测量方法(包括所使用的标准设备、器具)。此外,根据审查意见通知书中引用的对比文件,由于原权利要求书中要求保护的部分主题已成为现有技术的一部分而对权利要求书进行修改后,那些不再是本发明具体实施方式的文字应当删去或者进行修改以明确其不属于本发明的实施方式。
(9)修改说明书摘要,写明发明的名称和技术领域、反映所解决的技术问题、解决该问题的技术方案(至少为独立权利要求)的要点及主要用途。此外,应当删除商业性宣传用语。
4. 修改方式
对于发明专利申请的权利要求书和说明书的修改,应当按照规定格式提交替换页。
(1)权利要求书的修改
当权利要求书作了较大的修改时,应当提交新的权利要求书全文或替换页,{zh0}是全文。此时,应当附有在原权利要求书上标注修改意见的对照页,与此同时,在意见陈述书中指出修改增加的内容在原始申请文件中的位置,以便审查员审查核对。
(2)说明书的修改
对于说明书文字部分的修改,应当提交新说明书的全文或替换页。此时,应当附有在原说明书文本或替换页上标注修改意见的对照页,新增加的内容也必须在意见陈述书中指出其在原说明书(包括权利要求书)中的位置。
说明书附图的修改采用提交替换页的方式,以便授权公告出版专利说明书时照相制版印刷。